La contrefaçon de marque est une violation des droits détenus par une marque, sans aucune autorisation du propriétaire ou du licencié de la marque elle-même. La contrefaçon de marque dépend des lois sur les marques de la région en question, et ce qui pourrait être une contrefaçon dans une juridiction ne le serait pas dans une autre. L’une des tâches principales que de nombreux organismes internationaux de réglementation financière assument est la gestion du droit des marques, pour essayer de garantir que la contrefaçon de marque est punissable sur tous les principaux marchés, afin de réduire les risques de diminution d’une marque partout sur la planète.
La clé pour déterminer s’il y a eu contrefaçon de marque aux États-Unis est de savoir si une confusion peut être dite exister par l’utilisation d’une marque similaire ou identique. La contrefaçon de marque se produit lorsqu’une partie utilise quelque chose qui peut prêter à confusion avec quelque chose pour lequel une autre partie détient une marque. Ce terme ne doit pas nécessairement être identique, mais il doit être suffisamment proche pour qu’il soit possible de démontrer un fort risque de confusion.
Étant donné que la détermination de la confusion pourrait être quelque peu problématique, du point de vue purement logistique de devoir découvrir si une grande masse de consommateurs était concernée, les tribunaux ont proposé un ensemble de critères pour déterminer si une contrefaçon de marque a eu lieu. Un célèbre ensemble de critères a été établi par la Ninth Circuit Court of Appeals en 1979, et comprend huit points distincts : la force de la marque, la proximité des produits, la similitude de la marque, toute preuve de confusion réelle, les circuits de commercialisation , les types de marchandises et le degré de prudence qu’un consommateur est susceptible de prendre, l’intention du contrefacteur et la probabilité que les gammes de produits soient élargies.
Par exemple, imaginons que je possédais une petite entreprise, que j’ai nommée Bob’s Really Good Widgets. J’ai passé des années à développer la notoriété de la marque et une marque forte, j’ai distribué des coupons dans le journal chaque semaine et j’ai diffusé des publicités à la radio en répétant le nom du magasin encore et encore. Imaginons maintenant que quelqu’un a ouvert un magasin à trois pâtés de maisons, qu’il a également nommé Bob’s Really Good Widgets. À ce stade, il est assez évident qu’ils se livrent à une contrefaçon de marque, car l’utilisation d’un nom identique est susceptible de me voler des clients.
D’un autre côté, imaginons que je possédais une entreprise appelée Dirty et que nous vendions des motos hors route dans le Colorado. Si une autre personne démarrait une entreprise appelée Dirty en Californie qui vendait des crèmes hydratantes, il est très probable qu’il n’y aurait pas de contrefaçon de marque. En fait, si je ne vendais que des motos hors route dans une petite ville du Colorado et que je ne faisais pas beaucoup de publicité, une autre entreprise pourrait probablement créer une entreprise du même nom, vendant également des motos hors route en Californie, sans commettre de contrefaçon de marque, parce que notre les entreprises sont suffisamment éloignées et ma portée est suffisamment limitée pour qu’il y ait très peu de risques de confusion chez les clients.
À un autre extrême, certaines marques sont si puissantes que même des entreprises dans des domaines totalement indépendants, de l’autre côté du pays, pourraient toujours être considérées comme une contrefaçon de marque. Cela est dû à un concept appelé dilution de marque, dans lequel une entreprise peut montrer que toute entreprise utilisant sa marque, même lorsque le risque de confusion est très faible, entraînerait toujours une diminution de la valeur de sa marque. Cela tend à n’être vrai que pour les plus grandes marques, comme Apple™ ou Tide™.