La contraffazione del marchio è una violazione dei diritti detenuti da un marchio, senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario o licenziatario del marchio stesso. La violazione del marchio dipende dalle leggi sui marchi della regione in questione e quella che potrebbe essere una violazione del marchio in una giurisdizione non lo sarebbe in un’altra. Uno dei compiti principali che molti organismi internazionali di regolamentazione finanziaria si assumono è la gestione del diritto dei marchi, per cercare di garantire che la violazione dei marchi sia punibile in tutti i principali mercati, per ridurre le possibilità che un marchio venga sminuito in qualsiasi parte del pianeta.
La chiave per determinare se si è verificata una violazione del marchio negli Stati Uniti è se si può affermare che esiste una confusione mediante l’uso di un marchio simile o identico. La violazione del marchio si verifica quando una parte utilizza qualcosa che può essere dimostrato causare confusione con qualcosa a cui un’altra parte detiene un marchio. Questo non deve essere necessariamente un termine identico, ma deve essere abbastanza vicino da poter dimostrare un forte rischio di confusione.
Poiché determinare la confusione potrebbe essere alquanto problematico, dalla posizione puramente logistica di dover scoprire se un’ampia massa di consumatori fosse interessata, i tribunali hanno escogitato una serie di criteri per determinare se si è verificata una violazione del marchio. Un famoso insieme di criteri è stato stabilito dalla Ninth Circuit Court of Appeals nel 1979, e comprende otto punti distinti: la forza del marchio, la vicinanza dei prodotti, la somiglianza del marchio, eventuali prove di reale confusione, canali di marketing , i tipi di beni e la cura che è probabile che un consumatore presti, l’intento del trasgressore e la probabilità che le linee di prodotti vengano ampliate.
Ad esempio, immaginiamo di possedere una piccola impresa, che ho chiamato Bob’s Really Good Widgets. Ho passato anni a costruire il riconoscimento del marchio e un marchio forte, ho distribuito coupon sul giornale ogni settimana e ho pubblicato annunci radiofonici ripetendo il nome del negozio più e più volte. Immaginiamo ora che qualcuno abbia aperto un negozio tre isolati più in basso, che hanno anche chiamato Bob’s Really Good Widgets. A questo punto, è abbastanza evidente che stanno commettendo una violazione del marchio, dal momento che l’uso di un nome identico potrebbe derubarmi dei clienti.
D’altra parte, immaginiamo che possedessi un’azienda chiamata Dirty e che vendessimo moto da cross in Colorado. Se un’altra persona dovesse avviare un’attività chiamata Dirty in California che vendeva creme idratanti, è molto probabile che la violazione del marchio non si verificherebbe. In effetti, se vendessi solo bici da cross in una piccola città del Colorado e non facessi pubblicità ampiamente, un’altra società potrebbe probabilmente avviare un’azienda con lo stesso nome, vendendo anche bici da cross in California, senza violare il marchio, perché il nostro le aziende sono abbastanza lontane, e la mia portata è abbastanza limitata, che ci sono pochissime possibilità di confusione tra i clienti.
Ad un estremo diverso, ci sono alcuni marchi che sono così potenti che anche le aziende in campi completamente indipendenti, dall’altra parte del paese, potrebbero ancora essere considerate una violazione del marchio. Ciò è dovuto a un concetto chiamato diluizione del marchio, in cui un’azienda può dimostrare che qualsiasi azienda che utilizza il proprio marchio, anche quando la possibilità di confusione è molto bassa, farebbe comunque diminuire il valore del proprio marchio. Questo tende a valere solo per i marchi più grandi, come Apple™ o Tide™.